La “clausola di riparazione” sancita dall’art. 241 Codice della Proprietà Industriale, che rappresenta una eccezione ai diritti di esclusiva conferiti dalla registrazione come disegno e modello sui pezzi di ricambio, non si applica ai cerchioni in lega per automobili. La tesi, sostenuta da Marco Francetti, partner, e Eleonora Ortaglio, associate dello studio legale Jacobacci Sterpi Francetti Regoli De Haas e Associati che assistono il noto marchio della casa automobilistica tedesca Bayerische Motoren Werke AG (BMW), è stata accolta dai Giudici delle Sezioni Specializzate Ip, da ultimo dal Dott. de Sapia del Tribunale di Milano, il quale ha ritenuto che cerchioni replica di foggia identica a quelli oggetto delle registrazioni BMW ne costituiscano contraffazione, non applicandosi l’esimente della “clausola di riparazione”.
Grazie a questa vittoria, la casa automobilistica tedesca è stata autorizzata con decreto inaudita altera parte a sequestrare oltre 3.200 cerchioni replica costituenti violazione di svariate registrazioni di disegno e modello conseguite in sede comunitaria. La ricorrente sì è altresì vista concedere un ordine di inibitoria volto ad impedire al contraffattore, nelle more del giudizio di merito finalizzato anche alla quantificazione del danno da contraffazione, l’importazione e la commercializzazione dei cerchioni in violazione delle proprie privative.